本文刊載於《休士頓臺灣商會2018年年刊》
賴清陽律師
專利是高新科技企業保護自身智慧財產權的主要途徑之一，也往往是這類企業最重要的資產之一。所以，如何有效地接收和利用被收購企業的專利，是外國公司在高新科技行業投資能否成功的關鍵因素之一。
在投資或者並購高新科技企業的過程中，外國企業首先需要瞭解，通過投資，外國公司是否能夠順利獲得相應的專利。
有的情況下，被收購的企業並不擁有專利的所有權。在實際經營中，不少企業並沒有獨立研發出專利技術，而是從協力廠商獲得該專利的使用授權。也有企業出於保護專利或者轉移利潤等多方面的考慮，將專利的所有權劃歸個人或者其他公司，然後授權給企業使用。在這樣的情況下，即使外國公司收購了該企業，也沒有辦法獲得該專利的所有權。而且，專利的授權協議往往規定該授權不可轉讓。所以外國公司收購企業之後，能否繼續使用該專利，也具有極大的不確定因素。
在特定情況下，被收購企業雖然聲稱擁有專利，但是它的所有權的有效性仍舊存疑。舉例來說，有新的技術是多家單位之間協作開發的成果，而不同單位之間對專利的所有權和專利的利益分配存在爭議。或者，在專利的研發過程中，發明人不恰當地利用了他人的成果或者商業秘密，從而引起糾紛。在這樣的情況下，外國企業不但不能保證有效地獲得專利，而且有可能被牽扯進入司法糾紛，造成投資的延誤和浪費。
其次，外國企業需要瞭解專利的有效性，即通過投資獲取的專利，是否能真正保護投資的利益。
專利的價值在於專利的權利要求（Claim）中有效覆蓋的保護範圍。所以，外國企業需要認真審查專利的保護範圍，確保該專利可以有效的禁止競爭對手的同類產品。
此外，專利的有效性還體現在它是否能通過專利無效複審等各種挑戰。即使獲得專利局的批准，專利也有極大的可能在複審程式中被判無效。複審程式可以在法庭，也可以在專利局進行。提出複審的依據，既包括所謂的在先技術，也有發明人在申請專利時犯下的其他錯誤。而根據美國相關機構的統計，大約有50%-80%的專利在不同的複審程式中被判部分或者全部無效。所以，對專利的審查，也要包括對專利的有效性的判斷。
如果專利所有人瞭解他人的侵權行為，但是沒有能夠及時採取維權行動。這樣的情況下，法庭可能會判定該專利自動喪失了維權能力。即該專利成為一個僅存在於紙面上，而沒有任何使用價值的證明。所以，在專利的審查過程中，需要瞭解專利過往的被侵權和維權歷史。
特別需要注意的是，即使成功獲得有效的專利，也無法避免其他專利所有人對外國公司提起的專利侵權訴訟。這是因為專利的作用僅僅是禁止他人生產、使用或者銷售本專利保護範圍內的產品，而不能保障自身的產品不受其他專利的侵擾。蘋果和三星，華為和三星相互之間的專利訴訟，就是很好的例證。所以，除了對專利進行審查之外， 外國公司還需要對企業的產品進行“不侵權調查（Freedom to Operate，簡稱FTO)”，盡可能地及時發現專利訴訟風險。
限於篇幅，以上文字介紹只涉及了投資過程中專利風險評估的一小部分內容。一般來說，在一個典型的專利風險評估中，投資者需要著重瞭解考察以下方面：
- 獲得完整的專利和專利申請的清單，包括美國，PCT國際，還有在其他國家的申請和專利；
- 審查所有專利的維護情況，審查所有專利申請的進展；
- 審查所有專利的所有權，檢查所有專利所有權檔；
- 審查所有以授權形式獲得的專利，瞭解授權的性質、限制、要求和期限，瞭解授權轉讓的條件；
- 獲取發明披露書,獲取專利相關的技術檔；
- 審查企業的合同和員工手冊，瞭解企業的專利所有權的轉讓條件和執行情況；
- 進行相關周邊調查，確保企業擁有所有相關專利的所有權；
- 調查所有專利的授權、抵押等情況；
- 選擇性的進行專利有效性的調查；
- 瞭解和獲得企業產品的技術資料，選擇性的進行侵權分析；
- 瞭解和獲得主要競爭對手的專利情況，選擇性的進行有效性的調查。
專利的評估，包括對專利之外的智慧財產權的盡職調查，需要有熟悉專利法等智慧財產權法律的專業律師的參與。賴清陽聯合律師事務所的律師團隊，既包括了資深的商業律師，也有多位通過美國專利商標局考核的專利和智慧財產權律師，並已成功為多家外國客戶提供了包括生物科技在內的美國高科技企業並購的法律服務。如果您有任何相關的問題，請隨時諮詢本事務所的賴清陽律師，陳皓奕律師，或者其他中美律師。電話713-988-5666（可要求中文服務），郵件alai@lglcus.com。