本文刊載於《休士頓臺灣商會2015年年刊》
賴清陽律師
［引用判決］Procter & Gamble Company v. Johnson & Johnson, Inc. (1979)
寶潔公司(Procter & Gamble Company，簡稱P & G) 和強生公司(Johnson & Johnson, Inc.)均是美國排名前三十位的超大企業。寶潔公司成立於1837年，現在世界各地擁有10多萬名員工，生產近300多種產品，年銷售額高達500億美金。強生公司成立於1887年，現在世界上50多個國家設有分公司，產品行銷世界各國，銷售額與寶潔公司不相上下。在寶潔公司和強生公司生產的眾多產品中都包括了個人衛生保健用品，如除臭劑，衛生棉，漱口水等。
在美國個人衛生保健用品市場上，寶潔、強生兩大公司的幾個品牌競爭激烈，新產品層出不窮。雖然各個公司採取的品牌戰略不同，但新產品的推出必然伴隨著商標問題。有時候，公司採用舊瓶裝新酒的辦法，在新產品上貼著舊商標，這樣做的好處是，消費者已經認同了已有的商標，所以公司不用冒太大風險啟用一種新商標。有時候，公司則採用新瓶裝新酒的辦法，為新產品打造一個新商標。這樣做自然名正言順，但是，也有一定風險。消費者不一定認同一個新品牌。為了減少這種不被消費者對一個新商標的反應。寶潔公司和強生公司也不例外。只不過，與強生公司相比，寶潔公司的商標戰略更加虎視眈眈，咄咄逼人。
20世紀70年代，寶潔公司和強生公司展開了激烈的商標訴訟戰。雙方的訴訟緣起於兩個商標Sure和Assure。1964年，寶潔公司準備註冊Sure這個商標，用以生產銷售腋下除臭劑和婦女衛生棉。誰知，這個商標早已被另一家生產除臭劑的公司註冊。寶潔公司不得不奪人之愛，為此打了四年官司，才從那家公司購得Sure這個商標，並於1968年正式在專利與商標局註冊。
Sure
寶潔公司於1975年2月27日提出的商標
SURE
寶潔公司於1968年6月11日註冊的商標
正在寶潔購得Sure這個商標之際，半路又殺出毎程咬金。原來，還有一家公司擁有一個名為Assure的商標，與Sure十分相近。無奈，寶潔公司又出資購得Assure商標，準備用來生產銷售漱口水和洗髮水。1972年，寶潔公司正式將Sure這一品牌的除臭劑推入市場，大獲成功，一躍而成為美國市場上銷售量最大的腋下除臭劑。1974年，寶潔公司終於將一批婦女衛生棉投入市場。但是，寶潔公司並沒有用Sure商標，而是用了Rely商標。
按照美國商標法，一個商標在註冊之後並不就此一勞逸。註冊之後，還需要維護。而維護的關鍵是必須在商品交易中使用這個商標。如果一個商標在註冊之後連續三年沒有在商品交易中使用，就不再受法律保護。這就是美國商標法中的使用原則。使用原則主要是為了防止搶注商標，造成商標資源浪費或不公平競爭。
美國商標法中的使用原則令一些希望儲存商標資源的大公司傷透腦筋，紛紛想出各種應對之策。寶潔公司就專門建立了一個名為“次要品牌”計劃（Minor Brands Program），專門維護那些已經註冊卻還沒有正式在市場中使用的商標。寶潔公司在註冊了Sure生產婦女衛生棉和Assure生產漱口水以後，並沒有將這兩個品牌的產品正式投入市場。於是，Sure牌衛生棉和Assure牌漱口水便進入了“次要品牌”計劃，成為被維護的商標。當然，Sure牌的腋下除臭劑仍然是寶潔公司的主打品牌，因為已經正式投放市場，所以不需要“次要品牌”計劃來專門維護。
1977年，強生公司研製出一種新型防漏衛生棉。在將這種衛生棉投入市場前，強生公司決定專門為其打造一個新商標。強生公司先後挑選了一些商標名稱，但是消費者抽樣調查的結果都不令人滿意。最後，強生公司的目光集中到Assure這個商標上。消費者抽樣調查結果顯示，這一商標可望獲得消費者認同。與此同時，強生公司又開發出一種新型婦女用衛生棉，並決定以Sure & Natural的商標將其投入市場。
在使用Assure和Sure & Natural兩個商標前，強生公司的律師發現，寶潔公司已經分別在1968年和1970年註冊了Sure和Assure兩個商標。強生公司立即在全國市場展開調查，發現寶潔公司在1968年註冊Sure商標以後，用其銷售腋下除臭劑，而沒有發現寶潔公司用這一商標銷售婦女衛生棉或衛生護墊。而且，強生公司只發現寶潔公司在1970年註冊了Assure這個商標，但是並沒有發現寶潔公司用這個商標銷售任何產品。
ASSURE
1970年寶潔公司經轉讓取得的“Assure”
根據這份調查的結果，強生公司的律師建議，強生公司可以註冊使用“Assure”這個商標生產婦女衛生棉。原因在於，寶潔公司雖然註冊了Sure生產衛生棉和Assure生產漱口水，但是從來沒有在市場上用Sure銷售衛生棉，或用Assure銷售任何產品。這意味著，商標法已經不再保護寶潔公司使用Sure銷售衛生棉或使用Assure銷售任何產品的權利。
在律師的建議下，強生公司便開始將新型衛生棉和新型衛生護墊兩種產品投放市場，並投入巨資宣傳Assure和Sure & Natural兩個品牌。這必然導致寶潔公司的訴訟。果然，寶潔公司以商標侵權等理由向法院起訴強生公司，要求強生公司立即停止使用這兩個有爭議的商標。
面對寶潔公司的指控，強生公司顯然是有備而戰。俗話說，進攻是最佳的防禦。在商標戰中，也是如此。商標戰中的被告並不一定完全處於守勢，被動挨打。在一定條件下，被告完全可以採取主動進攻的策略，轉攻為守。在寶潔公司告強生公司的商標侵權案中，強生公司便採取了主動攻擊的策略。
具體而言，強生公司在辯護中直接攻擊寶潔公司的“次要品牌”項目，稱這個項目並不符合商標法規定的商標要在“商品交易中使用”的要求，沒有有效地維護Sure和Assure兩個品牌。按照商標法，商標在註冊之後必須在商品交易中連續使用。如果一個商標連續三年不在商品交易中使用，這個商標就進入了公共領域，任何其他人或公司都可以使用。強生公司稱，寶潔公司在註冊了Sure生產衛生棉和Assure生產漱口水後，超過三年沒有在商品交易中使用，所以這兩個商標已經進入了公共領域。任何人可以用Sure來生產衛生棉，用Assure來生產漱口水或其他產品。
寶潔公司則申訴，在註冊了Sure和Assure兩個商標後，寶潔公司一直在透過“次要品牌”項目使用這兩個商標。按照寶潔公司“次要品牌”項目的規定，寶潔公司在每個次要品牌下每年要向市場投入五十種產。寶潔的具體做法是，在自己的產品或買來的其他產品上貼上寶潔次要品牌的商標，然後將這些產品銷往美國至少十個州。法院發現，寶潔的“次要品牌”項目共包括127個品牌，涉及180種產品。這些品牌足以供寶潔公司挑選使用五十年。
在本案中，寶潔公司按照“次要品牌”項目的規定，每年都會在50樣衛生棉產品上貼上Sure的商標，並將這些產品銷往至少十個州。從1964年寶潔公司開始使用Sure這個商標起到這起訴訟開始的十二年間，寶潔公司Sure牌衛生棉的累計銷售額只有874.70美元。而且，寶潔公司早已將自己的衛生棉產品投放市場，但是並沒有標示Sure這個商標銷售。同樣，寶潔公司從1970年開始擁有Assure商標，每年在50樣漱口水和洗髮水產品上貼上Assure商標，並將這些產品銷往十個州。至這起訴訟開始，寶潔公司Assure牌漱口水和洗髮水的累積銷售額只有491.30美元。
法院指出，商標法規定商標在註冊後必須在商品交易中連續使用。這意味著，商標所有者必須誠心誠意地在商品交易中使用這個商標，而不只是為了維護商標的目的象徵性地使用。法院發現，寶潔公司每年銷售50種Sure品牌的衛生棉和Assure牌漱口水不足以符合在商品交易中使用這兩個商標的條件。因此，法院宣判，商標法不再保護寶潔公司使用Sure這個商標生產衛生棉，或使用Assure這個商標生產任何產品。
［本案啟示與解析］
人們可能聽說過企業囤積原料，囤積產品等情況，但是人們大概沒有聽說過企業囤積商標的事情。而本案所涉及的正是一個企業囤積商標的問題。寶潔公司利用“次要品牌”囤積商標的做法是否可取暫且不論，這種做法至少有力地說明了商標是一種資源，一種財富。商標有時甚至會左右一件產品的銷路，這意味著，在其他因素相同或相似的情況下，商標會決定一件產品的市場競爭力。正因為看到了商標在推廣產品的重要性，寶潔公司才專門設立了以囤積商標為目標的“次要品牌”項目，不惜重金購買囤積商標，以備將來之用。
顯然，寶潔公司的“次要品牌”項目是依照美國商標法中“使用原則”的要求設計的，可謂上有政策，下有對策。按照“使用原則”，如果一個商標在註冊後的連續三年內沒有在商業中使用，這個商標就進入了公共領域，商標權人就不再擁有這個商標的所盎權和獨家使用權。所以，商標擁有者在註冊商標後，必須在商業中連續使用，才能保住這個商標的所有權。
表面上看，寶潔公司的“次要品牌”項目似乎符合“使用原則”的要求，因為寶潔公司每年都把50件產品使用囤積的商標，銷售到美國各地。但是，這種做法顯然有悖於商標法中“使用原則”的立法目的。美國商標法之所以要求商標註冊後必須在商業中連續使用，一個重要目的在於避免搶註商標，以造成商標資源的浪費。強生公司正是抓住寶潔公司“次要品牌”項目的弱點，成功地虎口奪寶，如願獲得了自己鐘情的兩個商標。
在與寶潔公司的商標爭奪戰中，強生公司可謂有備而來，而且在戰略上技高一籌。首先，在決定起用Sure和Assure & Natural兩個商標前，強生公司作了大量的研究和調查，對寶潔公司在市場上使用Sure和Assure兩個商標的情況了如指掌。其次，面對寶潔公司的指控，強生公司有備而戰，制定了適當的應戰策略。
俗話說，進攻是最好的防禦。在商標戰中，也是如此。商標戰中的被告並不一定完全處於守勢，被動挨打。在一定條件下，被告完全可以採取主動進攻的策略，以攻為守。在本案中，面對寶潔公司的侵權訴訟，強生公司便採取了主動攻擊的策略。具體而言，強生公司在辯護中直接攻擊寶潔公司的“次要品牌”項目，稱這個項目並不符合商標法規定的商標要在“商業中使用”的要求，沒有有效地維護Sure和Assure兩個品牌。事實證明，強生公司的這一策略達到了預期目的，成功地說服法院作出對其有利的判決。8